随笔 | 从中国管窥马来西亚商标审查

马来西亚（Malaysia），简称大马，是“一带一路”战略沿线国之一。作为全球最有吸引力的零售市场之一，马来西亚也是中国企业热衷于发展市场并积极进行商标注册的热门选择国家。因而，为有效在马来西亚注册商标，保护民族企业品牌，了解马来西亚商标审查实践对于中国企业将大有裨益。

关键字：马来西亚，中国，商标审查，差异

马来西亚为英联邦成员国，采用英美法系。对比中国大陆法系制度，马来西亚与中国商标审查制度有诸多区别。笔者现从中国企业熟识的国内商标制度出发，根据最新案例，探讨马来西亚与中国商标审查制度几点较为明显的差异点，以便中国申请人在马来西亚商标申请中有效趋利避害。

中国国内一知名企业，在马来西亚第35类广告、市场推销等服务上申请注册“HLA”商标。但审查过程中，该商标被马来西亚官方驳回，驳回理由为该商标与毛里求斯一公司2008在第36类金融服务上注册的“HLA”商标构成近似。该国内企业随即提交了驳回复审，争辩申请服务不类似，但失败；其后，申请人向马来西亚官方申请了听证，与审查员面对面沟通争辩申请服务不类似，同时限定申请服务与金融服务无关。马来西亚审查员最终接受了听证程序中申请人的争辩理由，核准其第35类“HLA”商标注册。

通过以上案例，对比中国商标制度，我们很容易看出马来西亚商标审查制度几大与中国的迥异之处：

一

宽泛的跨类别商标驳回

众所周知，商标申请需指定具体的商品/服务，根据国际尼斯分类标准，商品/服务被划分为45个类别，前三十四个类别为商品，后十一个类别为服务。在中国，中国商标局根据商品的功能、用途、原料等方面，以及服务的目的、内容、方式等方面，将45个类别进一步在各个类别划分了小群组。除较小部分商品或者服务特定标明与其它类别商品或服务类似外，其余绝大部分不同群组和类别商品/服务不被视为类似。例如，商标初步审查中，中国商标局一般不会对案例中所述第35类服务上申请的商标，基于第36类服务上的在先近似商标下发驳回决定。而这种跨类别驳回，在马来西亚是司空常见的问题。

在马来西亚商标审查中，若商标相同或较为近似，可以被认定为跨类别类似的商品/服务范围非常宽泛，这种跨类别类似的情形不仅涵盖中国的少量商品对商品、服务对服务的跨类别类似范畴，商品和服务被视为跨类别类似的情形同样颇为常见，这点与中国的审查实践迥异。比如说，在马来西亚，第35类商业管理等服务，除第37类建筑维修、39类运输和40类材料处理三个类别服务外，会被审查员认定为与其它共计四十二个类别各个类别的商品/服务构成类似。

当然，针对跨类别类似的商标驳回，根据个案情况，存在根据商品/服务功能、性质、销售渠道等方面不同争辩不类似、从而克服驳回决定的可能性。但给中国申请人的提示为，不要误认为在申请商品/服务所在类别不存在相同/近似商标，则商标申请就会被顺利核准注册。

二

听证制度，与审查员面对面沟通的机会

根据中国商标审查制度，若商标申请在初步审查中被驳回，救济程序为：中国商标局下发驳回→商标评审委员会驳回复审→法院行政诉讼。但在以上“HLA”案例中，不难发现第一次驳回复审书面提交程序失败后，在走到行政诉讼程序前，马来西亚还存在另一救济程序，即“听证”，申请人与审查员面对面沟通商标可注册性的程序。

无论在中国还是马来西亚，商标初步审查中被审查员基于在先权利下发驳回是非常常见的情形。但驳回中，诸多不同情况可以决定被驳回商标是否可以被核准注册，例如系争商标本身在设计方面的区别、申请商品/服务的不类似以及可限缩性、权利冲突方主营业务的分别、冲突方产品在市场上共存情况等等。通过笔者多年的代理经验看来，除非出现抢注抄袭情形，不同方商标、主营商品/服务和市场经营区域绝对直接冲突的概率是非常小的。因而，听证程序的好处在于：即使第一次驳回复审书面程序失败，申请人仍有进一步在听证程序中，与审查员面对面沟通，充分阐述申请商标可注册、或是可与引证商标共存等理由的机会。

这一点可以给中国商标权人的提示为，对于被驳回商标，申请人不要轻易放弃信心。根据笔者经验，马来西亚商标实践中，在听证程序中最终推翻驳回决定的案例不在少数，申请人应当充分利用该救济程序。

三

排除在先权利阻碍方式的差异，即，不轻易尝试撤销注册在先的商标

在以上“HLA”案例中，眼尖的中国商标申请人往往会指出，引证商标注册于2008年，注册已满三年。类推中国商标制度，除通过驳回复审程序争辩外，是否可以尝试通过商标注册后连续三年未使用的理由申请撤销该商标。

诚然，针对注册商标，和中国商标制度相似，马来西亚亦有商标注册后连续三年不使用可被撤销的制度。但笔者需指出的是，按照马来西亚商标制度，注册商标真是较难以被第三方基于未使用的理由被成功撤销。主要原因在于，申请撤销马来西亚注册商标的成本极高。

在马来西亚，注册商标的撤销/无效程序是由高等法院审理。即，申请撤销注册商标的，撤销申请人需向高等法院提起诉讼。不提马来西亚法院诉讼动辄几万的启动费用之外，在马来西亚基于不使用理由提起商标撤销申请时，与中国商标制度不同的是，商标撤销申请人需承担注册人未使用商标的初步举证责任。在商标注册人正在经营存续的前提下，承担商标初步举证责任意味着，撤销申请人需付费在马来西亚各地进行商标使用情况调查，需承担在马来西亚各州委托专业人员调查商标使用情况的费用，通常每个州的调查费用均为几万起。因而，总计来说，马来西亚一件注册商标撤销成本动辄上十万。对比在中国，撤销申请人仅支出几百至几千元费用即可提起商标撤销申请，且撤销申请人不承担初步举证责任，马来西亚的商标撤销着实是“贵”多了。

鉴于此，对于在马来西亚申请商标的中国企业来说，笔者建议遇到在先商标权阻碍时，从节省成本角度考虑，驳回复审、听证等非诉程序无可置疑应为首选，撤销方案则可退居至不得已的最后选择。

纵观中国与马来西亚两国制度，总体来说，由于大陆法系和英美法系的区别，决定了两国商标审查方式不可回避存在诸多本质的区别。不过，从表象分析，以上三点显而易见的区别较易于被掌握。中国企业应当熟悉并运用这些差异制度，从而提高己方在马来西亚争取商标权的成功率。

作者简介

朱刚琴，中国人民大学民商法硕士，2008年起从事涉外法律服务。自2011年加入集佳以来，代理国内外企业进行涉外商标授权确权案件近万件。熟悉各国商标法律理论和实务的操作，擅长全球商标注册业务及解决商标驳回、异议、抢注等问题，具有丰富的涉外商标代理经验。